Đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là một bước quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo thương hiệu của bạn được bảo hộ trên thị trường quốc tế. Hoa Kỳ, với nền kinh tế lớn và thị trường tiêu dùng rộng lớn, là điểm đến hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy trình đăng ký nhãn hiệu tại đây đòi hỏi sự hiểu biết về các quy định pháp lý và thủ tục cần thiết.
Một trong những yếu tố quan trọng khi đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là tuyên bố sử dụng nhãn hiệu. Tuyên bố này yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại tại Hoa Kỳ.
Nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là gì?
Tương tự như pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu (thương hiệu) tại Hoa Kỳ về cơ bản được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Tuy nhiên khác với pháp luật Việt Nam, nơi chỉ bảo hộ những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó có kèm theo màu sắc và nhãn hiệu âm thanh thì pháp luật Hoa Kỳ còn bảo hộ thêm cho một loại nhãn hiệu vô cùng đặc biệt (dấu hiệu không nhìn thấy được), chính là nhãn hiệu mùi.
Cách thức đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
Có thể lựa chọn một trong hai cách thức sau đây để tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, cụ thể:
Phương thức 1: Đăng ký quốc tế (đăng ký thông qua hệ thống Madrid)
Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) là cơ quan quốc tế đóng vai trò trung gian tiếp nhận và chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ định vào các quốc gia thành viên của Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Tuy nhiên, hệ thống Madrid chỉ là hệ thống điều chỉnh về thủ tục, về điều kiện bảo hộ và thẩm định nhãn hiệu sẽ vẫn phụ thuộc vào quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Trong trường hợp người nộp đơn mong muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thì hệ thống Madrid sẽ là hệ thống mang lại hiệu quả về chi phí và thống nhất thủ tục.
Phương thức 2: Đăng ký quốc gia (Trực tiếp)
Đối với việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Hoa Kỳ, việc nộp đơn phải được thực hiện thông qua một luật sư đại diện nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Phương án đăng ký nhãn hiệu trực tiếp sẽ có ưu điểm hơn so với đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid trong trường hợp nhãn hiệu chỉ đăng ký cho một quốc gia.
Tuy nhiên, do việc thẩm định về nội dung nhãn hiệu vẫn phụ thuộc vào pháp luật quốc gia của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ yêu cầu rằng các điều chỉnh, phản hồi kết quả thẩm định nội dung đều phải thông qua luật sư đại diện nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, nên nếu nhãn hiệu có khả năng bị phản đối, hoặc nhận được phản hồi điều chỉnh thẩm định về nội dung thì đơn nên được nộp qua phương pháp trực tiếp thay vì nộp thông qua hệ thống Madrid để tiết kiệm thời gian và chi phí.
Cơ sở nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
Căn cứ hay cơ sở nộp đơn được quy định trong Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ và mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu đều phải dựa vào một hoặc nhiều cơ sở nộp đơn. Mỗi cơ sở nộp đơn sẽ có các yêu cầu khác nhau cần phải được đáp ứng trước khi nhãn hiệu có thể tiến hành đăng ký bảo hộ.
Đối với phương thức Đăng ký quốc gia
Đăng ký quốc gia (tức nộp đơn trực tiếp vào Hoa Kỳ thông qua luật sư đại diện), bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 4 căn cứ nộp đơn sau:
1. Sử dụng trên cơ sở thương mại – Điều §1(a) (Use in Commerce Basis)
Nhãn hiệu dự định nộp dựa trên căn cứ này nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Hoa Kỳ.
Tài liệu cần cung cấp trong trường hợp này bao gồm:
- Tuyên bố: “Nhãn hiệu đang được sử dụng trong thương mại và đã được sử dụng trong thương mại kể từ ngày nộp đơn đăng ký;”
- Ngày sử dụng nhãn hiệu đầu tiên của chủ đơn ở bất kỳ vị trí nào liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ;
- Ngày đầu tiên sử dụng nhãn hiệu của chủ đơn trong thương mại hàng hóa hoặc liên quan đến dịch vụ;
- Một “mẫu vật” cho mỗi nhóm thể hiện cách sử dụng nhãn hiệu trong thương mại hàng hóa và/hoặc dịch vụ và tuyên bố: “Mẫu vật đã được sử dụng trong thương mại ít nhất ngay từ ngày nộp đơn đăng ký;”
Một nhãn hiệu được xem là sử dụng trong thương mại hàng hóa khi:
+ Nhãn hiệu được đặt trên hàng hóa, bao bì cho hàng hóa hoặc màn hình hiển thị liên quan đến hàng hóa (bao gồm cả màn hình trang web); và
+ Hàng hóa đang thực sự được bán hoặc lưu thông trong thương mại.Một nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại dịch vụ khi:
+ Nhãn hiệu được sử dụng trong việc bán, quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ; và
+ Dịch vụ thực sự được cung cấp trong thương mại.
2. Cơ sở về ý định sử dụng – Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis)
USPTO cho phép được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nhãn hiệu đó vẫn chưa được sử dụng tại Hoa Kỳ.
Nếu áp dụng cơ sở đăng ký nãy, USPTO sẽ chỉ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau khi đã ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi Người nộp đơn Tuyên bố bắt đầu sử dụng nhãn hiệu trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
3. Cơ sở đơn đăng ký nước ngoài – Điều §44(d)
Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn được phép dựa vào đơn xin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được cấp văn bằng bảo hộ) để nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ.
Khi áp dụng căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc thẩm định đơn ở Hoa Kỳ và chỉ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.
4. Cơ sở đăng ký nước ngoài – Điều §44(e)
Trường hợp này được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã được cấp đăng ký ở Việt Nam (đã được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu).
Điểm đặc biệt của cơ sở nộp đơn này chính là USPTO sẽ chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (không có yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi người nộp đơn cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.
Đối với phương thức Đăng ký quốc tế
Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đều phải sử dụng chung một căn cứ nộp đơn duy nhất là theo Điều §66(a) – còn gọi là đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Khi đăng ký dựa trên cơ sở này, người nộp đơn sẽ được cấp đăng ký (sau khi đáp ứng các yêu cầu thẩm định) mà USPTO sẽ không yêu cầu cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hoặc bản sao/bản dịch của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.
Lưu ý đặc biệt về duy trì hiệu lực trong 10 năm đầu tiên sau khi nhãn hiệu được bảo hộ
Đối với phương thức Đăng ký quốc gia
Lưu ý 1:
- Trong vòng 01 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 05 (kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO), chủ nhãn hiệu bắt buộc phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 05 theo Điều §8 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ.
- Ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu được nộp dựa vào căn cứ Sử dụng trên cơ sở thương mại – Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), tất cả các trường hợp khác (tức 03 trường hợp còn lại) thuộc phương thức Đăng ký quốc gia đều phải lưu ý và bắt buộc thực hiện nộp Bằng chứng sử dụng / Tuyên bố sử dụng năm thứ 05 này.
Lưu ý 2:
- Lưu ý dành cho cả 04 trường hợp đăng ký nhãn hiệu thông phương thức Đăng ký quốc gia theo Điều §1(a), §1(b), §44(d) hoặc §44(e).
- Trong vòng 01 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng / Tuyên bố sử dụng năm thứ 09 và nộp cùng yêu cầu Gia hạn hiệu lực (hay còn gọi là Tuyên bố kép theo Điều §8 và Điều §9 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ).
Đối với phương thức Đăng ký quốc tế
- Trong vòng 01 năm tính từ ngày đầu tiên của năm thứ 05 (kể từ ngày được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi USPTO), chủ nhãn hiệu bắt buộc phải nộp bằng chứng sử dụng năm thứ 05 theo Điều §71 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ.
- Trong vòng 01 năm trước ngày hết hạn hiệu lực 10 năm của nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu phải nộp Bằng chứng sử dụng / Tuyên bố sử dụng năm thứ 09. Đồng thời trong giai đoạn này, đơn yêu cầu Gia hạn hiệu lực văn bằng cũng cần phải được thực hiện bằng cách nộp đơn gia hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế (trong đó bao gồm Hoa Kỳ) cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) có trụ sở ở Thụy Sĩ.
Danh sách các mẫu Tuyên bố sử dụng Nhãn hiệu tại Hoa Kỳ:
1. Mẫu Tuyên bố theo Điều §8 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ
2. Mẫu Tuyên bố theo Điều §71 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ
3. Mẫu Tuyên bố kép theo Điều §8 và Điều §9 Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ
