Sử Dụng Nhãn Hiệu Cho Hàng Hoá, Dịch Vụ Khác Nhóm: Khi Nào Được Xem Xâm Phạm?

Sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ khác nhóm có bị coi là xâm phạm hay không? Để trả lời chính xác câu hỏi này, doanh nghiệp cần hiểu rõ nguyên tắc vận hành của pháp luật Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Pháp luật chia vấn đề này thành 3 kịch bản chính.

1. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu là hàng hoá dịch vụ khác nhóm

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong bảo hộ nhãn hiệu. Pháp luật không trao cho một cá nhân/tổ chức quyền độc quyền một từ ngữ hay hình ảnh trên mọi phương diện của đời sống, mà chỉ giới hạn trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh mà họ đã đăng ký.

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp bắt buộc phải phân loại sản phẩm/dịch vụ của mình theo Bảng phân loại quốc tế Nice. Bảng này chia toàn bộ hàng hóa/dịch vụ trên thị trường thành 45 nhóm (từ Nhóm 01 đến Nhóm 34 là hàng hóa; từ Nhóm 35 đến Nhóm 45 là dịch vụ).

Theo Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được định nghĩa là việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự, hoặc có liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký.

Vì vậy, nếu một doanh nghiệp (B) sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với doanh nghiệp (A), nhưng cho một nhóm hàng hóa, dịch vụ hoàn toàn khác biệt, không tương tự, không liên quan và không gây nhầm lẫn, thì hành vi của (B) KHÔNG bị coi là xâm phạm quyền của (A).

2. Xâm phạm vì có sự tương tự/liên quan

Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý: Khác nhóm theo Bảng phân loại Nice không có nghĩa là không tương tự hoặc không liên quan.

Theo Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi bị coi là xâm phạm bao gồm:

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

Điều này có nghĩa là, cơ quan nhà nước sẽ đánh giá dựa trên “khả năng gây nhầm lẫn” trên thực tế chứ không chỉ nhìn vào con số của Nhóm đăng ký.

Các yếu tố xác định hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan

Để biết việc sử dụng khác nhóm có bị coi là xâm phạm hay không, cơ quan chức năng sẽ xét các yếu tố sau:

• Bản chất hàng hóa/dịch vụ: Có cùng chức năng, mục đích sử dụng hay không?
• Kênh phân phối: Có được bán chung trên cùng một quầy kệ, cùng một cửa hàng, cùng một đại lý phân phối không?
• Thói quen người tiêu dùng: Người mua có dễ dàng nghĩ rằng hai sản phẩm này do cùng một nhà sản xuất làm ra không?
• Tính chất bổ trợ: Sản phẩm này có phải là nguyên liệu, phụ kiện, hoặc bộ phận của sản phẩm kia không?

Ví dụ: Nhãn hiệu “CON BÁO” cho quần áo và túi xách

Thương hiệu (A) đăng ký bảo hộ độc quyền logo “CON BÁO” cho sản phẩm “Quần áo, giày dép” (thuộc Nhóm 25). Doanh nghiệp (B) thấy vậy, bèn lấy logo “CON BÁO” gắn lên sản phẩm “Túi xách, ví da” (thuộc Nhóm 18). (B) cho rằng Nhóm 25 và Nhóm 18 là khác nhau nên không vi phạm.

Phân tích pháp lý: Dù túi xách (Nhóm 18) và quần áo (Nhóm 25) thuộc hai nhóm khác nhau trong bảng phân loại, nhưng trên thực tế thương mại, chúng có tính chất “tương tự và liên quan” rất mật thiết (đều thuộc ngành thời trang). Chúng thường được bày bán trong cùng một cửa hàng, phục vụ cùng một tệp khách hàng, và người tiêu dùng hoàn toàn có khả năng nhầm lẫn rằng hãng thời trang (A) đã mở rộng sản xuất sang làm túi xách.

Kết luận: Hành vi của doanh nghiệp (B) bị coi là XÂM PHẠM.

3. Xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Đây là ngoại lệ pháp luật Sở hữu trí tuệ để bảo vệ những thương hiệu đã dày công xây dựng danh tiếng. Đối với “Nhãn hiệu nổi tiếng”, nguyên tắc chuyên biệt bảo hộ theo nhóm và phải đăng ký thì mới có quyền bị phá vỡ hoàn toàn. Sự bảo hộ lúc này trải rộng xuyên qua mọi nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Pháp luật quy định rằng, nếu một nhãn hiệu đã đạt đến độ “nổi tiếng”, việc bất kỳ ai sử dụng nhãn hiệu đó cho BẤT KỲ sản phẩm, dịch vụ nào (kể cả khác nhóm hoàn toàn, không liên quan gì đến nhau) nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ với chủ nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng đều bị coi là xâm phạm.

Mục đích của quy định này là để ngăn chặn hành vi làm lu mờ ấn tượng độc đáo của nhãn hiệu nổi tiếng trong tâm trí khách hàng, hoặc làm xấu đi hình ảnh nhãn hiệu nếu sản phẩm có chứa nhãn hiệu kém chất lượng.

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 129 Luật SHTT, hành vi bị coi là xâm phạm bao gồm:

“d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng”

Vậy thế nào mới được coi là nhãn hiệu nổi tiếng?

Về mặt pháp lý, để được cơ quan nhà nước (Cục SHTT hoặc Tòa án) công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam là cực kỳ khó khăn. Nó không dựa trên cảm tính mà phải chứng minh bằng hồ sơ đồ sộ.

Theo Điều 75 Luật SHTT, các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả tiêu chí sau đây:

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
3. Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
5. Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

4. Bài học và chiến lược dành cho doanh nghiệp trong thực tiễn

Dành cho doanh nghiệp mới (Start-up / Ra mắt sản phẩm mới)

Không nên sao chép hay “đứng trên vai người khổng lồ”. Đừng bao giờ có suy nghĩ: “Họ làm ô tô, mình làm quán cafe, đặt tên quán cafe là Mercedes chắc không sao”. Bạn có thể đối mặt với rủi ro bị khởi kiện, tịch thu biển hiệu và bồi thường thiệt hại vì vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng. Khi đó, chi phí marketing đầu tư cho cái tên đó có thể bị lãng phí.

Phải tra cứu “chéo nhóm” trước khi chọn tên thương hiệu. Khi thuê dịch vụ hoặc tự tra cứu nhãn hiệu trên hệ thống của Cục SHTT (WIPO Publish), đừng chỉ tra cứu đúng cái nhóm mà bạn định kinh doanh. Hãy tra cứu cả những nhóm có tính chất liên quan.

Ví dụ: Bạn định mở spa chăm sóc sắc đẹp (Nhóm 44), hãy tra cứu xem cái tên đó đã có ai đăng ký cho Mỹ phẩm (Nhóm 03) chưa. Nếu có rồi, khả năng rất cao đơn của bạn sẽ bị từ chối vì hai nhóm này “tương tự, có liên quan”.

Dành cho doanh nghiệp đang muốn bảo vệ thương hiệu của mình

Áp dụng chiến lược “Đăng ký bao vây” (Defensive Registration). Nếu bạn có ngân sách, đừng chỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho đúng một sản phẩm cốt lõi. Hãy đăng ký bao vây các nhóm liên quan, hoặc các lĩnh vực mà định hướng công ty 3-5 năm tới có thể mở rộng.

Ví dụ: Một hãng xe công nghệ không chỉ đăng ký nhóm 39 (Vận tải), mà họ phải đăng ký luôn Nhóm 43 (Giao đồ ăn), Nhóm 36 (Thanh toán điện tử, ví điện tử), Nhóm 38 (Viễn thông)… Điều này giúp ngăn chặn từ trong trứng nước việc kẻ khác lấy tên mình đi đăng ký cho các dịch vụ lân cận.

Lưu trữ “Hồ sơ danh tiếng” liên tục. Như đã phân tích ở Điều 75, để chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng, bạn cần bằng chứng. Hãy chỉ đạo bộ phận Kế toán và Marketing lưu trữ cẩn thận theo từng năm:

• Chi phí chạy quảng cáo (Google, Facebook, TVC);
• Báo cáo doanh thu sản phẩm mang nhãn hiệu;
• Các bài báo viết về thương hiệu;
• Các giải thưởng, Chứng nhận chất lượng.

Khi có tranh chấp khác nhóm xảy ra, đây chính là bằng chứng quan trọng nhất để bạn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm.

Giám sát thị trường và phản đối kịp thời. Trong quá trình thẩm định, không phải lúc nào sự “tương tự/liên quan” giữa các nhóm cũng được phát hiện đầy đủ để từ chối đơn của bên nộp sau. Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi Công báo Sở hữu công nghiệp. Nếu thấy một bên khác nộp đơn xin cấp nhãn hiệu giống mình cho một nhóm hàng hóa mà bạn cho rằng “có liên quan và gây nhầm lẫn” hoặc làm xấu hình ảnh của bạn, hãy làm Đơn phản đối cấp văn bằng trong vòng 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Kết luận

Trả lời cho câu hỏi: “Sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ khác nhóm có bị coi là xâm phạm?” – Câu trả lời pháp lý là: TÙY THUỘC VÀO BẢN CHẤT SỰ VIỆC.

• Sẽ KHÔNG XÂM PHẠM nếu hai nhóm hàng hóa/dịch vụ hoàn toàn độc lập, khác biệt về bản chất, kênh phân phối, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và nhãn hiệu của bạn chưa phải là nhãn hiệu nổi tiếng (Cơ sở: Khoản 1 Điều 129 Luật SHTT).
• Sẽ XÂM PHẠM nếu khác nhóm phân loại (Nice) nhưng bản chất hàng hóa/dịch vụ lại có tính chất tương tự, liên quan, bổ trợ cho nhau và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (Cơ sở: Điểm b, c Khoản 1 Điều 129 Luật SHTT).
• SẼ XÂM PHẠM nếu nhãn hiệu bị copy đã được pháp luật công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng, kể cả khi sử dụng ở nhóm ngành nghề khác, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hoặc gây ấn tượng sai lệch (Cơ sở: Điểm d Khoản 1 Điều 129 và Điều 75 Luật SHTT).

Nhãn hiệu vừa là công cụ bảo vệ, vừa là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiểu đúng luật để không xâm phạm người khác và biết cách dùng luật để bảo vệ chính tài sản trí tuệ của mình là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trước khi mở rộng sang ngành hàng mới hoặc đặt tên thương hiệu, doanh nghiệp có thể liên hệ Monday VietNam để được tra cứu chéo nhóm, tư vấn phạm vi bảo hộ và chiến lược đăng ký bao vây phù hợp. Liên hệ Monday VietNam để được đội ngũ Chuyên gia/ Luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.